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企业专利申请中专利战略的运用

　　 企业的一项技术创新成果或者说研究、开发成果诞生后该如何处理；如果申请专利，应在何时申请、申请什么专利、是仅在本国申请还是同时向外国申请等，都必须进行认真的考虑、调查分析，其战略性因素很强。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否申请专利的决策

　　企业技术创新成果产生后，处理的途径有申请专利、作为技术秘密保密与公开成果3种形式。一般地讲，公开成果只是在特定的情况下作为一种战略手段才采用。通常面临的是申请专利与作为技术秘密保密的决策。应当说，在大多数情况下是采用前者。但即使是申请专利也同样存在技术秘密保密的问题，因为作为一种战略，企业通常只是将发明创造的基本内容公开在说明书中–其程度是只要不至于影响专利法上的"充分公开"要求即可，而将发明创造的关键部分作为技术秘密。从理论上讲，申请专利作为技术秘密保密都有各自的优点和不足，对于一个具体的创新成果来说，究竟是申请专利还是作为企业技术秘密保护，要考虑到多种因素。下面就对上述三种方式的适用情况分别进行讨论。

　　一、申请专利

　　申请专利是企业技术创新获得专利权的唯一途径，也是企业实施专利战略的基本性工作。很难想象，一个企业的专利特别是基本专利拥有量极少，但其专利战略的运用会很成功。如前所述，专利申请量的多寡与一个企业的经济实力有内在联系，世界上财力雄厚的大企业大都是专利申请量和专利权拥有量的大户。通过专利申请获得专利权后，企业就可以利用专利权的高度独占性，开拓、控制和占领市场，最终赢得市场竞争优势。可以说，一个企业专利战略的成功与失败，与其专利申请工作做得如何有很大关系。因此，原则上讲企业对其创新成果只要具备专利性，就应当考虑申请专利，从而获得专利法的保护。
　　但是，申请专利并非在任何情况下都是合适的。撇开有些技术创新成果不在专利保护范围之内从而无法通过申请专利获得专利保护不说，申请专利本身也存在一些问题。例如，申请专利要缴纳费用，获得专利权后每年仍要缴纳专利年费，这对企业来说是一笔固定的开销；发明专利申请审批周期较长，如果发明的经济寿命不长，即使获得专利权，经济利用价值也不大；申请专利成功后所获得的专利还受时间性、地域性限制。再有专利的申请意味着技术方案的公开，这样容易导致竞争对手围绕该技术开发出更先进的技术去申请专利，反过来对自己的专利形成包围圈。特别是如果专利申请文件公布后最终未获得专利权。所受到的损失会更大。
　　因此，企业是否申请专利得结合自己的经营发展战略，从技术、经济、法律、市场等方面综合权衡后决策。一般地说，如果某项创新成果具有专利性，构成专利主题时，在下列情况下应尽量申请专利：
　　1、 从竞争角度考虑应申请专利的情形
这类情形主要有：
　　（1） 技术比较复杂、竞争对手难以饶过去的比较重要的技术创新成果，如企业的基本发明。
　　（2） 通过申请专利能有效地控制竞争对手的技术创新成果，如前面提到的日本企业向我国大量申请稀土制品技术专利就是遏制我国企业竞争的角度考虑的。
　　（3） 通过专利申请和确权能有效地防止竞争对手控制自己。
还如企业技术创新成果是对竞争对手的主要优势，那么有必要通过申请专利维持这一优势。

　　2、 从技术开发难度的角度考虑应申请专利的情形
　　这类情形主要有：
　　（1） 竞争对手容易通过反向工程获得该发明创造成果技术要点的。
　　（2） 属于那些市场潜力较大但创造性较低的发明创造成果。这类成果由于创造性较低，能比较容易地由他人开发出来，应及时申请专利，否则容易坐失商业机遇。

　　3、 从法律利用角度考虑应申请专利的情况
　　企业申请专利的目的不在于自己利用，而主要是实施专利有偿转让战略时，有必要申请专利。另外，考虑专利产品容易被他人仿制，也有必要申请专利。
　　4、 从市场的角度考虑应申请专利的情形
　　对那些市场应用情景好，经济价值大的创新成果，一般应申请专利。有些产品如药品的研究、开发时间长，耗资巨大，显然也应申请专利。
　　企业一旦对其技术创新成果作出了申请专利的决策，下一步就是组织好专利申请工作了。专利申请本身也具有一些策略性因素。
　　例如，向国外申请专利应在外国优先权期间进行。对于在本国暂不保护而外国保护的技术创新成果，可以先在本国申请专利以取得申请日、申请号后再向国外申请，以借助外国优先权获得多国专利保护。我国1992年修改专利法之前有些国内的药品、食品企业就是采取这种策略到外国申请专利的。

　　二、作为技术秘密保密

　　技术秘密属于秘密的一种。企业技术创新成果作为技术秘密保护，有一些优点。例如，企业不需要办理任何申请手续，也不需要支付任何费用。特别是竞争对手无法利用，只要企业采取的保密措施得当，可以长期在事实上获得对该技术的独占性利用，而不像专利保护有一定的时间限制。因此，在有些情况下，只要企业能够采取适当的保密措施使技术创新成果不被泄露，就可以考虑采用技术秘密的方式加以保护。这些情况主要有：
　　1、 明显不能适用专利保护的企业技术创新成果
　　这类成果主要有：
　　（1） 技术创新成果不属于专利法保护的主题；
　　（2） 技术创新成果不具备专利性，尽管其商业价值可能较大。

　　2、 虽然可以获得专利保护，但专利保护风险大，从技术、市场或经济方面分析，申请专利可能对竞争对手有利，或对自己并无对大益处　　
　　这类情况主要有：
　　（1） 竞争对手能够在研究专利说明书手轻易饶过的技术创新成果；
　　（2） 技术创新成果商业应用价值不大，申请专利会公开发明创造内容，而对自己并无经济利益方面的好处；
　　（3） 技术创新成果经济寿命周期短，申请发明专利有可能出现等到授权时该技术成果已有更先进的替代技术出现的情况。
　　3、 通过保密该技术，可以明显得到长期的、无国界的独占市场，而该技术很难被他人通过反向工程或其他途径"破译"
　　这类情况以美国可口可乐公司的"可口可乐"饮料配方最具有代表性。此外还如法国一公司在上个世纪初发明了一种玻璃纸生产方法，也是采用这种方式。美国杜邦公司曾耗资数百万美元，动用多年时间研制该生产方法却没有成功，只得通过非专利技术许可的形式使用该技术。然而，企业技术创新成果作为技术秘密保护的风险也是很大的。风险因素主要有：
1、 企业无权阻止他人通过反向工程破译该技术，一旦破译该技术，企业可能会遭受巨大损失；
2、 企业技术秘密转让回许可他人使用后，如果受让人或被许可人泄露给善意第三人，那么这种转让或许可合同对该第三人并无约束力；
3、 完全不排除别人也在研制同一技术，在实行先申请原则的国家，他人先申请专利取得专利权后，将对本企业构成威胁。
因此，企业将技术创新成果作为技术秘密保护应当谨慎从事，即使是在决定实施技术秘密方式保护后，也应注意与其他方法综合运用。关于企业技术秘密知识产权保护战略问题，本书将专章讨论。
（三） 公开技术创新成果
公开技术创新成果适用于不适宜于申请专利、也不适宜于作为技术秘密保密的情况。它更多地是作为一种战略手段加以运用，即通过公开成果使竞争对手的专利申请丧失新颖性，阻止他人获得专利权。例如，据统计，欧美企业有78%的发明创造是由企业主动公开的，美国IBM公开的发明创造高达88%。但应注意，这里所说的公开决不是"和盘托出"，而是只要达到破坏竞争对手在后专利申请的目的就够了。至于技术创新中的关键内容是不能轻易公开的，而且企业公开的范围在符合法律对新颖性要求的前提下越窄越好。
由于技术公开意味着不受任何法律保护，人人都可以自由利用，企业公开技术创新成果一定要慎之又慎。

 

申请时机的决策

　　申请时机之所以成为专利申请的一个战略因素，是因为世界上绝大多数国家在专利确权上都实行先申请原则或者说申请在先原则。该原则的基本内容是，两个或两个以上的人就同样的发明创造申请专利，专利权授予最先申请的人。因此，及时申请专利是十分重要的，否则可能会让竞争对手捷足先登，使自己反而他人约束。这方面的教训在国内外是不少的，例如，英国专利局授予了德国克虏伯公司人造茜素专利权。其实当时英国工业家威廉的申请权比德国人的申请晚一天，就是这一天之差使德国克虏伯公司的专利技术占领英国市场达14年之久。我国有些企业在新产品上市几年后，发现市场上有仿造品严重影响本企业经营时才想到去申请专利，结果因为产品已被公开使用而丧失新颖性，无法获得专利。这些教训是值得吸收的。

　　但是，申请专利的时间也并不是说越早越好。过早申请也会存在一些缺陷。例如，在企业技术创新成果尚未成熟时过早申请专利，可能会影响专利权的获得，过早申请由于申请文件准备匆忙，也可能影响专利申请的成功。此外，过早申请也等于未来专利权的过早结束，因为包括我国在内的许多国家在对专利权的期限计算上都是以申请日起算日的。
　　
　　 专利申请时机究竟以哪天为好，应当根据企业某项特定的技术创新成果而定，并不存在一个统一的模式。但是，在确定适当的申请时机方面，以下原则上是值得重视的。
　　1、 要充分考虑竞争对手目前的状况，特别是研究相同发明创造的可能。如果竞争对手目前还无力研究出同样的成果，那么不必急于申请，待竞争对手准备研制但尚未研制出来时再申请专利。如果本企业的技术创新成果同时有多家企业或者其他主体在进行研制，那么应抢先申请。
　　2、 应注意技术创新阶段的保密，以免技术被人公开而丧失新颖性。
　　3、 要考虑本企业基本发明与外国研究开发成果专利申请的协调，防止单纯申请基本专利公开技术方案后让竞争对手多头开发外围专利技术，反过来限制自己。
　　
　　 对于方法专利申请而言，可在提出实施方案并进行小试成功后，即着手办理产品配方主要工艺专利申请。对于产品发明则应尽早提出专利申请。

 

专利申请种类的选择

　　在我国可以申请专利的种类有发明、实用新型和外观设计。依专利法规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的适于实用的新技术方案，外观设计则是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所提出的新的技术方案，实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，外观设计则是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所提出的富有美感并适合于工业上应用的新设计。这三种专利形式各有其特点，企业应根据自己发明创造的特点，结合这三种专利的不同要求选择适当的专利申请种类。
　　
　　 就发明专利而言，各国一般将其分为产品发明、方法发明、物质发明、应用发明、改进发明等。我国《专利法》确认的发明种类则有产品发明、方法发明、产品发明又可具体分为制造品的发明、材料的发明、有新用途产品的发明。产品发明可以是一个独立的产品，也可以是产品的一个部件。方法发明是利用自然规律系统地作用于一个物品或者物质，使之发生新的质变或者成为另一种物品或者物质的方法的发明。方法发明通常包括制造方法的饿发明、化学方法的发明、生物方法的发明，将产品（主要是物质）用于新用途的方法的发明。方法发明可以涉及全部过程，也可只涉及其中某个步骤。
　　
　　改进发明则是指对已有产品发明和方法发明提出实质性革新的新技术方案，它是在保护已知对象独特性的前提下对已有产品或方法赋予新的特性或进行新的部分质变。
　　发明专利保护的特点是，创造性程度要求高，保护期较长，审批周期较长，申请费用较高。根据发明专利的这些特点，企业在下述情况下应考虑申请发明专利：
　　（1） 涉及制造方法、化学方法、将产品（主要是物质）用于新用途的方法方面的发明创造；
　　（2） 重大的发明创造，特别是创造性程度很高的发明创造，开辟一个全新技术领域的发明创造，打破长期技术偏见的发明创造、取得意想不到效果的发明创造；
　　（3） 无固定形状产品的发明创造；
　　（4） 希望给予较长保护期的发明创造，如药品等。
　　
　　 实用新型和发明相比，则有一些不同特点。实用新型专利不包括方法，因而凡是涉及生产方法、加工方法、配方等方法方面的发明创造，均不能申请实用新型专利。实用新型涉及的只是产品，而且这种产品必须是有一定固定形状的产品。如仪器、设备、日用品和其他器具。没有固定的形状结构的产品如气态、液态、颗粒状，不能成为实用新型专利保护对象。而以非立体的平面形态表现出来的产品和不可移动的产品，尽管有一定的形状、构造，也不受实用新型专利保护。从专利实践中大量的实用新型申请案看，实用新型一般是具有具体的、确定的结构和构造的空间形体，而且往往是具有一定空间形体的可移动物。实用新型专利保护期比发明要短，创造性程度要求也低一些，并且审批程度比较简单，申请费用也要低一些。
　　
　　 外观设计实际上是对产品的外表所作的设计，它必须与产品有关与使用该外观设计的产品结为一体。外观设计与实用新型有相似的地方，即都涉及产品的外部形状，但外观设计仅此而已，实用新型还涉及产品的内部结构，具有一定的功能目的。外观设计侧重于保护具有美感的设计，实用新型侧重于保护实用技术方案。可以说，外观设计是物的美化上的创作，实用新型是物的功能上的创作。。根据外观设计专利这种特点，如果企业准备申请专利的发明创造是一项有固定形状的产品的新设计。应考虑申请外观设计专利。但当该产品也构成实用新型时，也可以同时申请实用新型专利。
　　
　　 还应当说明的是，在具体的申请实践中，企业可以同时申请两种或两种以上专利保护形式，以使各种专利申请形式取长补短。另外，，企业还可以利用我国专利法中国内优先权的规定，实行申请专利种类的转换。

 

专利申请国别的选择

　　企业到国外去申请专利是实施专利技术输出传略的重要前提，也是企业开拓和占领国际市场的重要手段。一般地说，企业到国外申请专利取决于占领国际市场的需要。为正确地确定专利申请国，企业应制定在国外专利确权的策略，主要内容应包括：
　　1、有关国家专利制度状况
　　不同国家的专利制度状况对在国外申请专利有一定影响。例如，企业的某项技术创新成果创造性程度不高而市场前景大，就可以到采用实用新型制度的国家或实行登记制的国家去申请专利。
　　2、企业拟在国外的活动计划
　　例如，企业准备在哪些国家使用该项技术从事生产，或输入专利产品并防止伪造品输出；国外竞争对手的规模与分布情况等。
　　3、确定产品一技术领域
　　企业在国外生产、经营的产品应事先心中有数，可以从产品的性质、技术寿命、市场范围、消费群体等方面进行评价。
　　4、 确定申请国
　　从占领竞争对手市场的角度看，开拓性的重要发明宜向多国申请专利。一般性的发明创造，则依据产品被竞争对手利用的情况确定。例如，竞争对手的所在国、产品工艺来源国应当重点考虑，因为竞争对手往往是在其本国生产、销售产品，控制了竞争对手所在国市场就能有力地遏制竞争对手。在产品工艺来源国则可以斩断竞争对手的"后路"，使其无法利用专利技术制造产品。一般地说，在产品生产方面与本企业竞争的国家、重要进出口国、技术交流国是需要重点考虑申请专利的国家。如竞争对手较多且散步于不同国家，则可以在这些竞争对手供应的主要市场国家申请专利。当然，有时企业选定某国为申请专利的国家直接目的并不是为了占领该国市场，而是为夺取未来市场创造条件。例如，某产品在非洲很有市场，而该产品主要来自美国，那么在美国申请专利即可以控制美国的生产者从而达到间接占领非洲市场的目的。