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如何应对接收到美国专利侵权警告信？

      美国市场消费能力强, 规模大, 一直是台湾, 中国外销主要市场, 加上美国劳​​工贵, 环保法令严, 许多产品生产成本无法与亚洲生产成本竞争. 美国企业除了到亚洲设厂生产, 或向亚洲工厂订购产品外, 也会用智慧产权方式来保障及防止亚洲公司产品直接销美, 尤其在电子通讯新科技类产品. 欧美科技发展较早, 一般电子, 通讯在制订标准初期, 大多是由欧美大公司主导, 后来日本也进入制订标准, 在一, 二十年之中, 电子产品, 无论是音响, 电视, 影像或2G, 3G, 及4G无线通信领域都被欧美, 日或韩国等大企业以制订标准同时赶紧申请相关专利方式, 将这些领​​域占领, 新公司要想进入这类产品, 不得不付买路钱. 近几年亦有人投资组成专利池公司, 收购某一系列相关专利, 向厂商收取权利金为目标, 如不签约支付, 便提出告诉, 带动专利诉讼的风气, 冷不防厂商便会接到停止美国专利侵权警告信, 接到后, 该如何应付, 下面是建议, 供参考。

      警告信发信人会指出其拥有的美国专利, 涉及侵权的是那些产品, 当然看发信人的真正用意. 如果发信人是竞争对手, 他很可能是要收信人停止生产, 如发信人本身并没生产类似产品, 那他的目的是要求收信人签约支付权利金, 发信人也会要求收信人提供过去侵权货品销售数量. 收到类似警告信。

      第一步便是评估风险性, 先针对涉及产品及美国专利做侵权分析, 确定是否侵权及可能侵权与否, 如果有侵权可能, 估计牵涉金额款项多少, 侵权与否必须借专利律师协助以专业知识来判断, 如果寄警告信者本身并没产品, 只是拥有专利, 如侵权存在, 其可能要求只是产品利润, 若对方自身有相关产品, 便需检查其产品, 说明书或包装上是否标示该专利, 如没有, 即使侵权存在, 赔偿对方只能只能从侵权者第一收到对方警告信后产品出货数量来计算赔偿金额。

      第二步:

(a) 如果评估下来, 产品侵权可能性极大, 而对方的目的是以收取权利金为主, 我方应慎重考虑与对方签约, 支付权利金.

(b) 从产品变更设计着手, 尽可能将可能侵权或不确定之处另做设计, 避免侵权, 但有些专利是包含必要标准或无法有效重新设计, 不是可以另行设计.

(c) 查查侵权责任是否该由元件供应商承担, 如是, 该要求供应商出面与对手打交道.当然更积极攻防之道是寻找对方美国专利弱点及漏洞, 回到USPTO查该专利申请过程中有无不当及瑕疵, 也搜寻USPTO在引证先前相关技术文件(Prior art)是否有漏掉相关重要文件, 如有, 可以考虑向USPTO提出复审, 或准备在谈判或诉讼中使用. 如果我方有可以控告对方产品的专利, 可以考虑做筹码与对方谈判, 如确定我方产品并不侵权, 但对方紧咬不放, 我方可以考虑要求法院裁定我方产品并不侵权理由, 先将对方向法院提出告诉.

      在美国打专利侵权官司耗时(一审3-5年, 还可上诉), 耗钱, 被告及原告在花费上大致相同, 如非恶意侵权, 一般法官案例上不会判赔律师费, 原告要提告诉也需评估划不划算. 因此接到警告信, 需冷静分析自己产品与涉嫌专利之关系, 了解对手背景及其法律诉讼历史, 做准备. 有些情况下, 全部评估完后, 最好的行动可能是相应不理。